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Ist eine Markenbenutzung nur mit Zusätzen rechtserhaltend?

Der Bundesgerichtshof hatte in seinem Beschluss vom 11.05.2017 über die Frage zu entscheiden, ob eine Markennutzung mit Zusätzen den Anforderungen an eine rechtserhaltende Benutzung genügt (Az. I ZB 6/16).

Sachverhalt

Gegenstand des Falles ist ein Widerspruchsverfahren. Der Inhaber der Wortmarke „Dorzo“ hat gegen die prioritätsjüngere Marke „Dorzo plus T STADA“ Widerspruch eingelegt. Vor dem DPMA war der Widerspruch erfolgreich. Im Laufe des nachfolgenden Beschwerdeverfahrens endete dann allerdings die fünfjährige Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke, so dass die Inhaberin der angegriffenen Marke den Einwand der fehlenden rechtserhaltenden Benutzung nach § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG erhob. Zum Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung legte der Widersprechende daraufhin Unterlagen und Zahlen betreffend die nachfolgend wiedergegebene Benutzungsweise vor:

Das Bundespatentgericht ist hierbei unter anderem zu dem Ergebnis gelangt, dass diese Verwendung den Anforderungen an eine rechtserhaltende Benutzung nicht genüge und hat den Widerspruch zurückgewiesen. Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt der Widersprechende sein Löschungsbegehren weiter.

 

Entscheidung

Die Rechtsbeschwerde bleibt ohne Erfolg. Der BGH teilt die Auffassung des BPatG, dass die Verwendung des Zeichens „Dorzo“ in der oben wiedergegeben Form „Dorzo-Vision®“, „DorzoComp-Vision® und „DorzoComp-Vision® sine“ keine rechterhaltende Benutzung des Zeichens „Dorzo“ in Alleinstellung sei. Im Ergebnis nehme der Verkehr in diesen Gesamtzeichen „Dorzo“ nicht als selbstständiges Zeichen innerhalb des Gesamtkennzeichens wahr.

Das BPatG hatte diesen Befund zum einen darauf gestützt, dass es sich um ein grafisch einheitlich gestaltetes Gesamtzeichen handele (einheitliche Schrifttype, gleiche Schriftgröße, Verbindung mit Bindestrich und einheitliche Farbgebung). Der BGH teilt diese Auffassung, auch wenn er darauf hinweist, dass die grafische Gestaltung allein nicht geeignet sei, die Annahme der Einheitlichkeit eines Zeichens zu begründen. Weiter argumentierte die Vorinstanz mit dem Zeichen ®, das sich ganz am Ende des verwendeten Zeichens befinde und vom Verkehr daher auf das ganze Zeichen als Einheit bezogen werde. Auch diese Auffassung teilt der BGH, da der Verkehr dem Zeichen ® die Information entnehme, dass es eine Marke dieses Inhalts gebe. Schließlich bestätigt der BGH die Annahme des BPatG, dass die Bestandteile „Dorzo“ (als Hinweis auf die Wirkstoffbezeichnung „Dorzolamid“) und „Vision“ (als Hinweis auf „Sicht“ oder „Sehkraft“) auch inhaltlich wechselseitig aufeinander Bezug nähmen.

Auf die Frage, ob „Dorzo“ im Gesamtkennzeichen eine selbstständig kennzeichnende Stellung behalte, komme es demnach nicht an. Auch diese Auffassung des BPatG teilt der BGH.

 

Fazit

Wortmarken werden in der Praxis in vielen Fällen nicht in Alleinstellung benutzt, sondern mit anderen Elementen kombiniert. Häufig ist die Rechtsprechung hier gerade bei einer Modernisierung von grafischen Elementen oder Schrifttypen von Logos im Hinblick auf die rechtserhaltende Benutzung recht großzügig. Die hiesige Entscheidung zeigt aber deutlich, dass bei der Verwendung von Zusätzen stets mit Bedacht vorzugehen ist, um nicht zu riskieren, dass das tatsächlich benutzte Zeichen nicht mehr als rechtserhaltende Benutzung der eingetragenen Marke gewertet wird, mit der Folge, dass nicht nur der Verlust eines Widerspruchs- oder Verletzungsverfahrens droht, sondern eben auch der Verlust der eigenen Marke in einem Löschungsverfahren wegen Verfalls.

 

Daher ist bei der Neugestaltung von Logos und Produktverpackungen (sei es durch den Markeninhaber selbst oder einen Lizenznehmer) immer auch kritisch zu hinterfragen, ob sich das neue Zeichen nicht zu sehr von der eingetragenen Marke unterscheidet. Derartige Neugestaltungen sind deshalb nicht nur unter Marketingaspekten, sondern auch juristisch zu bewerten.

 

Daniela Burghardt

burghardt@bock-legal.de

 

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